[IT·IP법 바로알기104] 무권리자 특허 등에 대한 구제 방법

2017.07.27 09:35:22 / 한상은

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[법무법인 민후 한상은 변리사] 발명자 A씨는 오랜 연구 끝에 영상 장치에 관한 발명 X를 발명하였다. A씨는 발명 X에 대한 시장조사를 위해 B씨에게 발명 X에 대한 내용을 말해주었다. 그런데, 약 한달 여가 지난 시점에 B씨가 발명 X를 도용하여 특허출원한 것을 알게 되었다.

발명자 A씨는 어떻게 보호받을 수 있을까?

◆특허법상 무권리자 출원에 대한 정당권리자의 구제 조치

특허법 제33조는 ‘발명을 한 사람 또는 그 승계인’은 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고 있다. 따라서, 특허를 받기 위해서는 그 발명을 하였거나 발명을 한 자로부터 적법하게 승계한 자라야 하고, 발명을 하였거나 발명한 자로부터 승계받지도 않은 소위 무권리자인 경우에는 특허를 받을 수 없다.

그러나 특허출원의 심사과정에서는 발명에 관한 연구노트나 발명의 경위를 기재하도록 되어 있지 않아, 심사과정에서는 특허출원이 발명자나 승계인에 의한 것인지 알기가 어렵다.

따라서 당해 발명에 관하여 무권리자가 특허출원한 이후, 정당권리자인 발명자가 출원할 경우 선출원주의 위반의 거절이유(특허법 제36조제1항) 또는 확대된 선출원주의 위반의 거절이유(특허법 제29조제3항)가 지적될 것이며, 이 때 정당한 권리자는 선원출원이 무권리자에 의한 출원임을 주장할 수 있다.

특허법 제34조는 무권리자에 의한 출원에 의하여 거절된 경우에는 무권리자가 출원한 때에 정당권리자가 특허출원한 것으로 출원일을 소급하여 인정한다(특허법 제34조). 이 경우, 무권리자와 정당권리자의 특허출원일이 동일하게 되어 협의제 위반(특허법 제36조제2항)이 될 수 있으나, 무권리자 출원은 특허법 제33조제1항 위반으로 거절결정이 확정될 경우 선원의 지위를 상실하게 되므로(특허법 제36조제4항) 협의제는 문제되지 않는다.

또한, 특허법 제35조는 무권리자에 의한 특허출원이 심사 결과 거절이유가 없는 것으로 판단되어 최종적으로 특허권으로서 등록된 경우라 하더라도, 후에 정당권리자가 특허출원하고 선등록특허가 무권리자에 의한 권리임이 밝혀진 경우에는, 정당권리자의 후출원은 실제 출원일보다 앞선 무권리자가 특허출원한 날에 출원한 것으로 본다(특허법 제35조).

다만, 무권리자가 특허법 제33조제1항본문 위반을 이유로 선등록특허에 대한 무효심판을 청구하고, 무효심판청구가 인용되어 최종적으로 확정된 날로부터 30일 이내에 정당권리자가 특허출원하여야 하며, 이 기간이 도과된 경우에는 특허법 제35조에 따른 출원일 소급의 효과를 누릴 수 없다.

이 경우, 무권리자의 모인출원 행위로 인하여 정당권리자가 받은 손해에 대해서는 민법상 불법행위의 손해배상책임을 물을 수 있다.

◆민법상 부당이득 반환(민법 제741조에 따른 반환청구) 청구의 가부

민법 제741조는 법률상 원인없이 타인의 재산 또는 노무로 인하여 이익을 얻고 이로 인하여 타인에게 손해를 가한 자는 그 이익을 반환하여야 한다고 규정하고 있으므로, 무권리자가 특허등록을 받은 경우, 법률상 원인없이 특허등록이라는 이익을 얻고 정당한 권리자에게 손해를 끼친 것이므로 민법상 부당이득 반환의 법리에 따라 특허권 이전등록청구를 할 수 있는지 문제되어 왔다.

종래 대법원 판례의 법리

<case1> 등록출원중인 특허 또는 실용신안을 받을 수 있는 권리를 양도한 후 양수인명의로 특허권 또는 실용신안권 설정등록이 이루어진 경우, 양도계약이 무효또는 취소 등의 사유로 효력이 상실된 경우(특허이전등록 청구 허용)

대법원 2004. 1. 16. 선고 2003다47218 판결
양도인이 특허 또는 실용신안(이하 '특허 등'이라 한다)을 등록출원한 후 출원중인 특허 등을 받을 수 있는 권리를 양수인에게 양도하고, 그에 따라 양수인 명의로 출원인명의변경이 이루어져 양수인이 특허권 또는 실용신안권(이하 '특허권 등'이라 한다)의 설정등록을 받은 경우에 있어서 그 양도계약이 무효나 취소 등의 사유로 효력을 상실하게 되는 때에 그 특허 등을 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권 등이 동일한 발명 또는 고안에 관한 것이라면 그 양도계약에 의하여 양도인은 재산적 이익인 특허 등을 받을 수 있는 권리를 잃게 됨에 대하여 양수인은 법률상 원인 없이 특허권 등을 얻게 되는 이익을 얻었다고 할 수 있으므로, 양도인은 양수인에 대하여 특허권 등에 관하여 이전등록을 청구할 수 있다.

고 판시하여, 등록출원중인 특허 또는 실용신안을 받을 수 있는 권리를 양도한 후 양수인명의로 특허권 또는 실용신안권 설정등록이 이루어진 경우, 양도계약이 무효또는 취소 등의 사유로 효력이 상실된 경우에는 직접적인 특허이전등록 청구가 가능하다고 판단하였다

<case2> 정당한 권리자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받은 바 없는 무권리자의 특허출원에 따라 특허권의 설정등록이 이루어진 경우, 정당한 권리자가 특허법상의 구제절차에 따르지 아니하고 무권리자에 대하여 직접 특허권의 이전등록을 구할 수 있는지 여부(특허이전등록청구 불허)

대법원 2014. 5. 16. 선고 2012다11310 판결
발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다( 특허법 제33조 제1항 본문). 만일 이러한 정당한 권리자 아닌 자가 한 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 이루어지면 특허무효사유에 해당하고( 특허법 제133조 제1항 제2호 ), 그러한 사유로 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우 정당한 권리자는 특허의 등록공고가 있는 날부터 2년 이내와 심결이 확정된 날부터 30일 이내라는 기간 내에 특허출원을 함으로써 특허의 출원 시에 특허출원한 것으로 간주되어 구제받을 수 있다( 특허법 제35조 ). 이처럼 특허법이 선출원주의의 일정한 예외를 인정하여 정당한 권리자를 보호하고 있는 취지에 비추어 보면, 정당한 권리자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받은 바 없는 무권리자의 특허출원에 따라 특허권의 설정등록이 이루어졌더라도, 특허법이 정한 위와 같은 절차에 의하여 구제받을 수 있는 정당한 권리자로서는 특허법상의 구제절차에 따르지 아니하고 무권리자에 대하여 직접 특허권의 이전등록을 구할 수는 없다.

<소결>
위 대법원 판례의 법리에 따르면, 특허출원이 정당권리자에 의해 이루어진 후, 양도계약에 의해 양도되었다가 그 원인이 소멸한 경우와, 특허출원 자체가 무권리자에 의해 출원된 경우를 구별하여 전자의 경우에는 특허이전등록청구를 허용하지만, 후자의 경우에는 특허이전등록청구를 불허하는 입장이었다.

특허법 제99조의 2 신설

종래 대법원 판례의 법리에 따르면, 무권리자가 특허를 도용하여 특허출원한 경우라 하더라도 직접 무권리자를 상대로 하여 특허권이전등록청구를 할 수는 없고, 특허법 제34조 또는 제35조의 구제절차에 의해 보호받아야 한다는 입장이었다.

그러나 현실적으로 특허무효심판을 청구하여 판결이 확정되기까지는 장기간의 시간과 비용이 소요되었고, 특허법 제34조, 제35조에 따른 출원인 소급효만이 인정될 경우 정당권리자의 적정한 보호가 어렵다는 비판이 있어 왔다.

이에, 특허법은 제99조의2 규정을 신설하여 특허법 제33조제1항 위반에 해당하는 경우 법원에 이전등록청구를 구할 수 있도록 명문으로 규정함으로써, 정당권리자의 보호를 두텁게 하였다.

제99조의2(특허권의 이전청구) ① 특허가 제133조제1항제2호 본문에 해당하는 경우에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는 법원에 해당 특허권의 이전(특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 그 지분의 이전을 말한다)을 청구할 수 있다.

다만, 위 규정은 특허법 부칙 경과규정에 따라 2016. 2. 29. 이후 설정등록된 특허권에 대해서만 적용되고, 그 이전의 특허권에 대해서는 종전 대법원 판례의 법리가 그대로 적용되므로, 전문가의 상담을 받은 후 적절한 조치를 취하는 것이 바람직하다.

<법무법인 민후>www.minwho.kr

<기고와 칼럼은 본지 편집방향과 다를 수도 있습니다>



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