[법무법인 민후 안태규 변호사] 상표는 상품의 출처를 표시하여 수요자가 타인의 상품과 그 출처를 구별할 수 있도록 하는 기능을 하는데, 이렇게 자신과 타인의 상품을 구별할 수 있는 힘을 식별력이라고 한다.

식별력이 없는 상표는 출처표시의 기능을 할 수 없기 때문에 원칙적으로 상표등록을 받을 수 없는데, 상표법 제33조 제1항에서는 제1호부터 제7호까지 식별력이 없어 등록받을 수 없는 상표에 대하여 규정하고 있다.

다만 위와 같은 요건에 해당하여 식별력이 없는 상표의 경우에도, 제3호부터 제7호에 해당하는 상표의 경우에는 제33조 제2항에 의하여 「상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우」에는 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 상표등록을 받을 수 있다.

즉, 상품의 성질을 표시한 상표이거나, 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표 등 표장 그 자체로는 식별력이 없는 상표의 경우에도, 상표등록출원 이전에 이를 사용하여 수요자들이 해당 상표를 특정인의 상품의 출처로 생각하게 되어 식별력이 있는 것으로 볼 수 있는 경우에는 예외적으로 상표등록을 받을 수 있도록 한 것이다.

판례는 어떤 상표가 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당하는 경우에도, 상표의 사용기간, 사용횟수 및 사용의 계속성, 그 상표가 부착된 상품의 생산·판매량 및 시장점유율, 광고·선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 그 액수, 상품품질의 우수성, 상표사용자의 명성과 신용, 상표의 경합적 사용의 정도 및 태양 등을 종합적으로 고려할 때 당해 상표가 사용된 상품에 관한 거래자 및 수요자의 대다수에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르렀다면 사용에 의한 식별력의 취득을 인정할 수 있다(대법원 2008. 9. 25. 선고 2006후2288 판결)고 하여 사용에 의한 식별력의 취득을 인정하기 위하여 고려할 수 있는 요소들을 설시하였다.

한편, 구 상표법 제6조 제2항은 상표를 사용한 결과 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 '현저하게' 인식되어 있을 것을 요하였으나, 2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정된 이후의 상표법은 '현저하게'가 삭제되면서 사용에 의한 식별력에 필요한 인식의 수준을 완화하고 있다.

위와 같이 판례가 사용에 의한 식별력 취득에 관한 고려 요소로서 상표의 사용기간, 상표가 부착된 상품의 생산·판매량 및 시장점유율, 광고·선전의 방법, 횟수 등을 설시하였으나, 구체적으로 사용기간이 얼마나 되고, 판매량, 점유율 등이 얼마나 되어야 식별력 취득이 인정될지에 대해서는 기존의 판례나 심결례의 사례를 참고할 수 밖에 없다.

특허심판원 2017. 9. 18.자 2016원730 심결은 "브랜드뉴 뮤직<위 이미지 참고>"이라는 출원상표에 대하여, 그 지정상품 중 '내려받기 가능한 음악 파일, 음반, 음악이 녹음된 컴팩트디스크'와 관련하여 볼 때 영어단어 'BRANDNEW' 및 'MUSIC'은 '아주 새로운', '음악' 관련 상품을 직감시켜 상품의 품질, 용도, 제공내용 등을 나타내는 성질표시에 해당하거나, 또는 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표에 해당한다고 한 뒤, 구 상표법 제6조 제2항의 개정으로 「사용에 의한 식별력 취득에 필요한 인식의 정도는 과거와 달리 '현저한 인식'까지는 필요하지 않다」고 언급하고, 상표의 사용기간(2011년경부터 5년 이상), 소속 가수 및 앨범 발표 수, 매출액(2015년도 약 20억 원), 높은 수상 실적 등을 바탕으로 사안의 출원상표가 그 출원 전부터 이를 사용한 결과 그 거절결정시인 2016년 1월 7일 현재 그 지정상품 중 '내려받기 가능한 음악 파일, 음반, 음악이 녹음된 컴팩트디스크'와 관련하여 볼 때 일반 수요자들에게 청구인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 널리 알려져 있다고 보아 사용에 의한 식별력의 취득을 인정하였다.

다만 위 사안의 경우 사용에 의한 식별력 취득을 인정한 다른 사례들과 비교할 때 매출액 등이 높은 편은 아니나, 매출액 등의 판단에 있어서 관련 업종도 고려되었던 것으로 보이며, 사용에 의한 식별력의 취득에 필요한 인식의 정도를 완화한 상표법 개정의 취지 또한 반영되었던 것으로 보인다.

이와 같이 사용에 의한 식별력의 취득을 통하여 식별력이 없는 상표를 등록받거나 보호받을 수 있는 방법이 있으나, 이는 예외적으로 식별력을 인정하는 경우에 해당하므로 실제로 이를 인정받을 수 있는 요건에 해당하거나, 해당하는 경우에도 이를 입증하는 과정이 쉽지는 않다. 판례가 요구하는 요건에 따른 구체적인 자료들을 수집, 검토 및 정리하고 기존의 인정 사례와 비교하고 경우에 따라서는 수요자들에 대한 설문조사 등을 진행해야 하는 경우도 있다. 따라서 사용에 의한 식별력을 주장하여 자신의 상표를 등록받거나 보호받고자 한다면, 관련 경험이 풍부한 전문가의 도움을 받아 철저하게 준비하여 진행할 것을 권한다.

<안태규 변호사> 법무법인 민후

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