특허권을 등록받기 위해서는 출원 이전에 공지된 것이거나 공지된 것으로부터 쉽게 도출될 수 없는 것이라야 하고, 특허침해에 해당하기 위해서는 원칙적으로 특허청구범위에 기재된 구성요소를 전부 포함하여 실시하는 경우라야 특허침해가 성립하게 된다.

실무상 특허침해의 대항을 받는 침해자가 주요하게 고려할 수 있는 항변으로는, 특허권의 특허청구범위에 기재된 구성요소 일부를 결여하여 침해가 아니라는 항변, 특허발명이 출원 이전에 공지된 기술로부터 쉽게 도출될 수 있는 것임에도 착오로 등록된 것이기 때문에 장래 특허권이 무효로 될 것이어서 그에 기초한 권리행사는 허용될 수 없다는 권리남용의 항변, 침해품은 기존에 공지되어 있던 것들과 차이가 없기 때문에 특허권의 효력이 미치지 아니하는 자유기술이라는 항변이 주로 이루어지고 있다.

이 중에서 권리남용의 항변과 자유기술의 항변에 관하여 자세히 살펴보고자 한다.

◆권리남용의 항변과 무효의 항변

특허권은 기존의 선행기술들에 비해 신규, 진보한 것이라야 하고(특허법 제29조 제2항), 특허발명이 신규, 진보하지 아니한 발명인 경우에는 심사단계에서 발견시 거절이유(특허법 제62조)가 되며, 심사상 발견되지 아니한 경우라도 특허권의 효력 유무에 이해관계가 있는 자는 특허무효심판을 청구하여 심결에 의하려 처음부터 그 특허권이 없었던 것으로 될 수 있다(특허법 제133조).

권리남용의 법리는 민법 제2조 제2항의 “권리는 남용하지 못한다”는 명문에 근거한 것으로서, 특허권의 효력 자체가 인정될 수 없다는 무효의 항변과는 구별된다.

즉, 특허권에 무효사유가 존재하고 있는 경우, 특허권에는 명백한 무효사유가 내재된 것이므로 특허권으로서 등록이 되었다 하더라도 그 효력이 인정될 수 없는 당연무효주장이 '무효의 항변'이다.

대법원은 특허발명에 명백한 무효사유가 내재한다고 하더라도, 특허등록의 행정처분에는 공정력이 있으므로, 특허무효심판에 의하여 무효로 되지 아니하는 한, 그 효력 자체를 부정하여 당연무효라고는 볼 수 없다고 판시하여 무효의 항변은 허용하고 있지 않다.

특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록된 이상 비록 진보성이 없어 무효사유가 존재한다고 하더라도 이와 같은 심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 대세적(對世的)으로 무효로 되는 것은 아니다(대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결).

또 특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 한다. 아울러 특허권침해소송을 담당하는 법원으로서도 특허권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 당부를 살피기 위한 전제로서 특허발명의 진보성 여부에 대하여 심리·판단할 수 있다(대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결).

◆자유기술의 항변

국가권력의 삼권분립의 원칙상 특허권의 부여 및 소멸에 관한 사항은 행정부인 특허청이 전담하는 것이기 때문에, 특허권의 소멸은 특허심판원의 심결이라는 행정처분에 의해 행해져야만 하며, 따라서 권리남용의 항변의 경우 사법부인 법원이 행정부의 전권사항인 특허권의 무효사유에 관하여 실질적으로 판단하게 되는 것과 같게 된다.

자유기술의 항변이란, 특허권의 침해의 대항을 받는 침해품이, 특허출원 이전부터 존재하고 있었던 기술로부터 쉽게 실시할 수 있는, 이른 바 자유영역(public domain)에 속하는 기술이기 때문에, 특허권의 존부와 무관하게 특허침해에 해당할 수 없다는 것이 자유기술의 항변이다.

대법원은 이러한 침해자의 자유기술의 항변을 허용하고 있으며, 침해자는 구체적으로 문제가 된 침해품을 특허출원 이전의 기술들과 대비하여 쉽게 도출될 수 있음을 주장·입증함으로써 특허침해의 주장에서 벗어날 수 있다.

어느 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단함에 있어서 특허발명과 대비되는 발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우에는 특허발명과 대비할 필요도 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않게 된다(대법원 2004. 9. 23. 선고 2002다60610 판결).

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