[법무법인 민후 김경환 변호사] 2014년 7월, 특허청의 ‘컴퓨터 관련 발명 심사기준’이 개정되면서 ‘컴퓨터프로그램 청구항’이 도입됐다. 1984년 물건이나 방법 발명에 대한 청구항을 인정하는 ‘컴퓨터 관련 발명 심사기준’이 제정된 이후, 순차로 기록매체 청구항이나 영업방법(BM) 발명까지 확대되다가 이번 개정으로 컴퓨터프로그램 청구항이 인정된 것이다. 그 내용을 살펴보기로 한다.

기존에는 컴퓨터프로그램 특허를 출원하려면 청구항의 형식을 1) 물건의 발명 2) 방법의 발명 3) 프로그램 기록 매체 청구항(물건의 발명) 4) 데이터 기록 매체 청구항(물건의 발명)으로 해야 하고, ‘컴퓨터프로그램 청구항’ 형식으로 진행하거나 ‘컴퓨터프로그램 제품’, ‘컴퓨터프로그램 생성물’ 등의 경우일 때에는 물건의 발명인지 방법의 발명인지 그 범주가 불명확하다는 이유로 거절사유에 해당했다.

따라서 컴퓨터프로그램은 기록 매체를 매개로 출원해야 하고, 만일 기록 매체를 매개하지 않고 컴퓨터프로그램을 청구항으로 출원하는 경우에는 이를 불허해, 연평균 600여건이 거절되는 사태가 발생해 왔던 것이다.

하지만 이렇듯 컴퓨터프로그램을 청구항으로 인정하지 않는 특허실무는 미국·일본·유럽의 특허실무가 컴퓨터프로그램을 청구항으로 인정하는 것과 차이가 있다는 문제점이 제기돼 왔고, 청구범위 작성에 익숙하지 않은 일반인들에게 많은 거절 사유를 양산한다는 비판도 존재해 왔다.

이에 특허청은 2014년 7월 1일부터 ‘컴퓨터프로그램’의 청구항을 추가로 인정하기 시작했다. 기존의 1) 물건의 발명 2) 방법의 발명 3) 프로그램 기록 매체 청구항(물건의 발명) 4) 데이터 기록 매체 청구항(물건의 발명)에 5) 컴퓨터프로그램이 추가된 것이다. 하지만 제한 사유가 존재하는바, ‘하드웨어와 결합돼 특정과제를 해결하기 위해 매체에 저장된 컴퓨터프로그램’이어야 한다. 즉 하드웨어와 결합해야 하고, 매체에 저장돼 있어야 한다.

2014년 7월 1일 도입된 제도를 살펴보면, 매체에 저장돼 있어야 하는바 실제로 매체와의 관련성을 배제한 것이 아니라는 점을 알 수 있다. 기존에 존재하던 청구항인 ‘프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체’와 실제로 큰 차이는 나지 않고, 다만 컴퓨터프로그램이 발명의 범주인가 아니면 매체가 발명의 범주인가의 차이만 존재하는 것이다.

정리하면 획기적으로 ‘컴퓨터프로그램’의 청구항을 인정한 것은 아니고, 매체와 관련돼 있어야 한다는 것은 그대로이고 다만 발명의 범주만 ‘컴퓨터프로그램’이 추가된 것이라 할 수 있다. 여전히 ‘매체에 저장되지 않은 컴퓨터프로그램’은 프로그램 자체를 청구한 것이므로 허용되지 않는다.

한편 ‘하드웨어와 결합돼 특정과제를 해결하기 위해 매체에 저장된 컴퓨터프로그램’이라면 컴퓨터프로그램이란 용어 대신에 어플리케이션, 앱, 응용프로그램 등을 발명의 범주로 해도 무방하다.

더불어 ‘매체에 저장되지 않은 컴퓨터프로그램’은 프로그램 자체를 청구한 것이므로 허용되지 않는데, 이 때 거절사유는 ‘산업상 이용가능성이 없음’이다.

<법무법인 민후 김경환>hi@minwho.kr
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